Op 16 oktober 2020 heeft de Shenzhen Intermediate Court een beslissing genomen in Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd v. Sharp Corp. (2020) Yue 03 Min Chu No. 689 ((2020)粤03 民初689 号）, waarin wordt bevestigd dat het bevoegd was om wereldwijde royaltytarieven voor verwante octrooien vast te stellen.

Op 19 augustus 2021 heeft het Hooggerechtshof van China de definitieve beslissing (2020) Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong nr. 517 ((2020)最高法知民辖终517号) uitgesproken, waarmee wordt bevestigd dat de rechtbank bevoegd is om wereldwijde SEP-tarieven instellen.

I. Case achtergrond

Op 19 februari 2019 heeft Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd (hierna "OPPO"), een van China's grootste fabrikanten van mobiele telefoons, onderhandeld met Sharp Corporation (hierna "Sharp"), een Japans bedrijf, over een licentie van essentiële standaardoctrooien die eigendom zijn van door Sharp tijdens de onderhandelingen over het octrooilicentiecontract.

In januari 2020 diende Sharp een rechtszaak in tegen octrooi-inbreuk tegen OPPO's producten bij de Tokyo District Court in Japan en verzocht om een ​​gerechtelijk bevel.

In maart 2020 spande Sharp een soortgelijke rechtszaak aan wegens inbreuk op octrooien in Duitsland.

Op 25 maart 2020 heeft OPPO een rechtszaak aangespannen tegen Sharp bij de Shenzhen Intermediate People's Court ("Shenzhen Court"), met het verzoek de rechtbank te bevestigen dat Sharp het FRAND-principe heeft geschonden en de licentievoorwaarden van gerelateerde patenten vast te stellen.

Sharp betwistte de bevoegdheid van de rechtbank in de Chinese rechtszaak, met het argument dat de rechtbank van Shenzhen geen jurisdictie had over het geschil.

Sharp voerde aan dat geen van de plaatsen waar de onrechtmatige daad is gepleegd, de plaats waar het resultaat van de onrechtmatige daad plaatsvond en de woonplaats van de beklaagde zich op het vasteland van China bevonden. In overeenstemming met artikel 28 van de Chinese wet op burgerlijke rechtsvordering (CPL), viel dit geschil over onrechtmatige daad niet onder de jurisdictie van Chinese rechtbanken.

Sharp was ook van mening dat de wereldwijde licentievoorwaarden van zijn patenten ook buiten de jurisdictie van de rechtbank van Shenzhen vielen, en was het niet eens met de Shenzhen Intermediate Court om uitspraak te doen over de wereldwijde licentievoorwaarden voor patenten.

Op 16 oktober 2020 heeft de rechtbank van Shenzhen een uitspraak gedaan, waarbij Sharp's bezwaar tegen de jurisdictie werd afgewezen en geoordeeld dat het een solide jurisdictie had over deze zaak.

II. Uitzicht op de rechtbank

1. Het octrooigeschil heeft een goede band met China

Overeenkomstig artikel 265 van de CPL: “Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld tegen een verweerder die geen woonplaats heeft op het grondgebied van de Volksrepubliek China voor een geschil over een contract of enig ander geschil over eigendomsrechten of belangen, indien het contract is ondertekend of uitgevoerd op het grondgebied van de Volksrepubliek China, het voorwerp van de vordering zich op het grondgebied van de Volksrepubliek China bevindt, de verweerder in beslag kan worden genomen op het grondgebied van de Volksrepubliek China, of de verweerder een vertegenwoordiger heeft kantoor op het grondgebied van de Volksrepubliek China, de volksrechtbank van de plaats waar het contract is ondertekend of uitgevoerd, waar het voorwerp van de vordering zich bevindt, waar het beslag gelegd wordt, waar de onrechtmatige daad plaatsvindt of waar de woonplaats van het vertegenwoordigingskantoor is gevestigd, kan bevoegd zijn over de vordering.”

Hoewel de standaardgeschillen over essentiële octrooilicenties noch typische contractgeschillen noch typische geschillen over onrechtmatige daad zijn, moeten de locatie van de licentiehouder, de plaats waar het octrooi wordt geïmplementeerd, de plaats waar het contract wordt ondertekend en de plaats waar het contract wordt uitgevoerd, ook bij het bepalen van de bevoegdheid in aanmerking worden genomen. Deze benadering is essentieel om te beslissen of het standaard essentiële octrooigeschil een goede band heeft met China.

Zolang een van de bovengenoemde locaties zich in China bevindt, dient de zaak geacht te worden een passende band met China te hebben, zodat de Chinese rechtbank bevoegd is om over de zaak te beslissen.

De rechtbank oordeelde dat:

(1) OPPO is een Chinees bedrijf en haar productie- en R&D-activiteiten vinden allemaal plaats in China, wat aangeeft dat China de plaats is waar het betreffende octrooi wordt geïmplementeerd.

(2) Sharp is een buitenlands bedrijf dat geen domicilie heeft in China, maar wel eigendomsrechten heeft in China omdat het de octrooihouder is van een in China geregistreerd octrooi. Daarom is China de plaats waar het onderwerp van de actie zich bevindt en waar het onderwerp van de rechtszaak en de plaats waar de in beslag genomen goederen zich bevinden.

Kortom, de bovengenoemde verbindingslocaties bevinden zich allemaal in China. Daarom heeft deze zaak goede banden met China en is de Chinese rechtbank bevoegd in deze zaak.

1. Het is handiger voor Chinese rechtbanken om kennis te nemen van de wereldwijde licentievoorwaarden van het betreffende octrooi

Ten eerste, met het oog op de contractuele overeenkomst, omvatte het octrooilicentiecontract waarover werd onderhandeld en ondertekend door de twee partijen in China de wereldwijde licentievoorwaarden van verwante octrooien. Daarom was het argument van Sharp dat de Chinese rechtbanken alleen de licentievoorwaarden binnen China konden beïnvloeden, in strijd met het doel van het licentiecontract dat tussen de twee partijen was onderhandeld.

Ten tweede werden de OPPO-producten die bij deze zaak betrokken waren, vervaardigd en voornamelijk verkocht in China.

Volgens het door OPPO verstrekte bewijs werden de producten meer verkocht in China dan in de landen die de gedaagde koos om een ​​rechtszaak aan te spannen bij een rechtbank, namelijk Japan en Duitsland.

Op 31 december 2019 bedroeg de omzet van OPPO bijvoorbeeld slechts 0.21% en 0.07% in Europa en Japan, maar 71.08% in China (inclusief Taiwan District). Op 31 december 2019 bedroeg de omzet van OPPO bijvoorbeeld 71.08% in China (inclusief de regio Taiwan), terwijl die in Europa en Japan respectievelijk slechts 0.21% en 0.07% bedroeg.

Uiteraard had deze zaak de nauwste band met China. Het was handiger en directer voor de Chinese rechtbank om de implementatie door de eiser van de essentiële standaardoctrooien in deze zaak te achterhalen.

Ten slotte zou het oordeel van de Chinese rechtbanken over globale tarieven de algehele efficiëntie helpen verbeteren, omdat deze benadering in wezen geschillen tussen de twee partijen kan oplossen, waardoor meerdere rechtszaken tussen de twee partijen in verschillende landen effectief worden vermeden, en meer in overeenstemming was met de oorspronkelijke bedoeling van de FRAND-principe.

III. Onze opmerkingen

Deze zaak is de eerste keer dat een Chinese rechtbank ondubbelzinnig jurisdictie heeft verklaard over het wereldwijde aantal standaard essentiële octrooien, en het is ook geselecteerd als een van de vijf belangrijkste innovatiezaken op het gebied van rechtsbescherming op het gebied van intellectuele eigendom van de Shenzhen Intermediate Court in 2020.

Veel Chinese geleerden zijn van mening dat deze zaak van groot belang is bij het bevorderen van de transformatie van China van een "volger van internationale regels voor intellectueel eigendom" naar een "leider van internationale regels voor intellectueel eigendom".

China's belangrijkste hightechbedrijven hebben lange tijd te maken gehad met octrooigeschillen die zijn aangespannen door octrooihouders in het buitenland. Buitenlandse octrooihouders hebben het proces bewust eerst voor buitenlandse rechtbanken gebracht, zodat buitenlandse rechtbanken in landen waar het marktaandeel extreem laag is, het totale markttarief kunnen bepalen. Deze praktijk sluit niet alleen de jurisdictie van rechtbanken in China, waar het marktaandeel groot is, uit of heeft een nadelige invloed, maar ondermijnt ook ernstig de gerechtelijke soevereiniteit van China en de strategische voordelen van belangrijke industrieën in de wereldwijde concurrentie.

De rechtbank van Shenzhen heeft een toetsingsmethode vastgesteld voor een jurisdictie-uitdaging in de standaard essentiële octrooigeschillen. Dat wil zeggen dat de rechtbank de kenmerken van standaard essentiële geschillen over octrooilicenties volledig in overweging moet nemen. In plaats van het geschil simpelweg als een onrechtmatige daad te beschouwen, zou de rechtbank een oordeel moeten vellen op basis van een "gemakkelijker rechtsbeginsel", en de bevoegdheidsgrond in de uitspraak verduidelijken.