Sleutelfaciliteiten:
- In Huawei tegen Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 en 734-1, een baanbrekende zaak beslist door het Hooggerechtshof van China, het allereerste bevel tot conservatoir beslag dat gelijk staat aan verbodsbevelen tegen rechtszaken werd uitgevaardigd in China's IP-gerelateerde rechtszaken.
- Bij de behandeling van een verzoek om verbodsbepalingen voor rechtszaken moeten Chinese rechtbanken een 5-elemententoets afleggen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als de impact op de rechtszaken in China, de noodzaak om het bevel toe te kennen, schadevergoeding in geval van niet-toekenning, openbare rente, internationale hoffelijkheid.
In augustus 2020 vaardigde de Intellectual Property Court van het Hooggerechtshof van China (SPC) in Huawei v. Conversant (2019) het allereerste bevel tot conservatoir beslag uit dat gelijk staat aan verbodsbevelen tegen rechtszaken in China's IP-gerelateerde rechtszaken, waarmee de regels voor Chinese rechtbanken om dergelijke zaken te beoordelen. (Zien Huawei tegen Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 en 734-1.)
I. Case achtergrond
1. Proces in eerste aanleg in China
Op 25 januari 2018 hebben drie dochterondernemingen van Huawei Technologies Co., Ltd. (gezamenlijk hierna te noemen "Huawei") afzonderlijk drie rechtszaken aangespannen bij de Nanjing Intermediate People's Court ("Rechtbank van eerste aanleg") tegen Conversant Wireless Licensing Co. , Ltd. (“Conversant”) met betrekking tot drie patenten van Conversant, met het verzoek: (1) te bevestigen dat Huawei geen inbreuk heeft gemaakt op dergelijke patenten van Conversant; en (2) het bepalen van de licentievoorwaarden voor Huawei om de standaard essentiële octrooien (SEP's) van Conversant te implementeren.
2. Rechtszaken in Duitsland
Op 20 april 2018 heeft Conversant een rechtszaak aangespannen tegen Huawei en zijn Duitse dochterondernemingen voor geschillen over de vermeende SEP-inbreuk bij de rechtbank van Düsseldorf (de "Duitse rechtbank"). De Europese octrooien die in deze zaak aan de orde zijn, behoren tot dezelfde octrooifamilie als de Chinese octrooien die betrokken zijn bij de proef in eerste aanleg in China.
3. Het vonnis in eerste aanleg van de Chinese rechtbank
Op 16 september 2019 heeft het Gerecht van Eerste Aanleg drie arresten gewezen, respectievelijk geoordeeld dat: (1) Huawei's verzoek om te bevestigen dat het geen inbreuk maakte op de patenten van Conversant, werd afgewezen; (2) de licentievoorwaarden (inclusief royaltytarieven) voor Huawei om de SEP's van Conversant te implementeren zijn vastgesteld.
4. Het (laatste) proces in tweede aanleg in China
Conversant was niet tevreden met de uitspraak van eerste aanleg en ging in beroep bij de rechtbank van tweede aanleg, de SPC, die de zaak op 18 november 2019 heeft aanvaard en geregistreerd.
Gezien China's praktijk van het proces in twee gevallen, is het proces in tweede aanleg ook het laatste proces.
5. Duits oordeel
Op 27 augustus 2020 deed de Duitse rechtbank uitspraak in eerste aanleg en oordeelde dat: (1) Huawei inbreuk had gemaakt op de Europese patenten van Conversant; (2) Huawei moet de inbreuk staken, zoals het stoppen met het verkopen van relevante producten; (3) de door Conversant aan Huawei voorgestelde royaltytarieven in SEP-licenties waren niet in strijd met het FRAND-principe.
Opmerkelijk is dat het royaltypercentage bepaald door het Duitse arrest 18.3 keer het tarief was dat werd vastgesteld door het Gerecht van Eerste Aanleg in China.
6. Huawei heeft een aanvraag ingediend voor een verbod op rechtszaken en de SPC heeft een gerechtelijk bevel uitgevaardigd.
Op 27 augustus 2020 heeft Huawei een aanvraag ingediend bij de SPC voor behoud van gedrag en verzocht het Conversant om te worden verboden om tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis met betrekking tot het stoppen van de inbreuk aan te vragen totdat het definitieve vonnis door het SPC was gewezen.
Op 28 augustus 2020 heeft de SPC in de drie zaken respectievelijk een verbod op rechtszaken uitgevaardigd, ter ondersteuning van Huawei's aanvraag voor rechtszaken. (Zie Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 en 734-1.)
De SPC heeft aangegeven binnen 48 uur een uitspraak te moeten doen vanwege de noodtoestand en heeft daarom vooraf geen rekening gehouden met de adviezen van Conversant. Conversant kan achteraf een heroverweging aanvragen.
7. Conversant heeft heroverweging van het verbod aangevraagd en SPC heeft een heroverwegingsbeslissing genomen.
Op 2 september 2020 heeft Conversant een verzoek ingediend bij de SPC tot heroverweging van het eerder genoemde anti-suit verbod.
Op 4 september 2020 heeft de SPC een hoorzitting gehouden over het verzoek tot heroverweging.
Op 11 september 2020 heeft de SPC een uitspraak gedaan om het heroverwegingsverzoek van Conversant af te wijzen. (Zie Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 en 734-2.)
8. Huawei trok de rechtszaak in na het bereiken van een schikking met Conversant.
In de rechtszaak in tweede aanleg heeft Huawei de SPC verzocht de drie rechtszaken in te trekken op grond dat het een schikking had getroffen met Conversant.
Op 2 november 2020 bevestigde de SPC dat: (1) Huawei de rechtszaken mocht intrekken; en (2) het vonnis van eerste aanleg is hierbij ingetrokken.
II. Uitzicht op de rechtbank
1. De adviezen van de SPC in het bevel tegen een rechtszaak
(1) Wat is de aard van het verbod op rechtszaken volgens de Chinese wetgeving?
De aanvraag van Huawei om Conversant te verbieden om tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis aan te vragen voordat het definitieve Chinese vonnis wordt gewezen, is een soort aanvraag voor gedragsbehoud in de natuur.
(2) Welke factoren moeten Chinese rechtbanken in overweging nemen bij de behandeling van een verzoek om verbodsbepalingen?
De rechtbanken moeten rekening houden met de volgende factoren:
l. de impact van het verzoek van de Verweerder om het vonnis van de buitenlandse rechtbank ten uitvoer te leggen op het geschil in China;
ii. of het echt nodig is om een bevel tot conservatoir beslag te geven;
iii. of de schade die de verzoeker heeft geleden door het niet verlenen van het bevel tot conservatoir beslag groter is dan de schade die de verweerder heeft geleden door het toekennen van het bevel tot conservatoir beslag;
NS. of het verlenen van een bevel tot conservatoir beslag de openbare belangen schaadt;
v. of het verlenen van een bevel tot conservatoir beslag in overeenstemming is met het beginsel van internationale courtoisie; en
vi. andere factoren moeten uitgebreid worden overwogen.
De bovengenoemde vereisten worden duidelijk uiteengezet in (3) tot (6) hieronder.
(3) Zal het verzoek van de gedaagde om het vonnis van de buitenlandse rechtbank ten uitvoer te leggen enige invloed hebben op de rechtszaak in China?
De Chinese rechtbank zal eerst onderzoeken of het gedrag van de verweerder een materiële impact zal hebben op het proces en de tenuitvoerlegging van het vonnis in deze zaak.
In het bijzonder, als relevante handelingen van de verweerder het proces kunnen belemmeren of problemen kunnen veroorzaken bij de tenuitvoerlegging van de uitspraak van deze zaak, kan een voorlopige voorziening worden getroffen tegen dergelijke handelingen.
In dit geval zou Conversant, zodra Conversant de tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis had aangevraagd om de inbreuk stop te zetten en een dergelijk verzoek was goedgekeurd, de procedure en het oordeel van de Chinese rechtszaak zinloos maken
(4) Is het echt nodig om een bevel tot conservatoir beslag te geven?
De Chinese rechtbank zal nagaan of het niet verlenen van een bevel tot conservatoir beslag onherstelbare schade toebrengt aan de wettelijke rechten en belangen van de verzoeker of het moeilijk zal maken om de uitspraak in de zaak uit te voeren, enz. In principe kan een voorlopige voorziening alleen worden genomen wanneer het is inderdaad nodig.
In dit geval had Huawei kunnen worden gedwongen om in te stemmen met de royaltytarieven die Conversant in het Duitse vonnis heeft geëist om te voorkomen dat de vermeende inbreuk wordt stopgezet (dwz om de verkoop van relevante producten stop te zetten) op grond van het Duitse vonnis, waardoor het vrijwel onmogelijk om het royaltytarief af te dwingen, hoe hoog het tarief ook was, bepaald door de Chinese rechtbank.
(5) Hoe moeten de belangen van verzoeker en verweerder redelijkerwijs worden afgewogen?
De Chinese rechtbank moet bepalen dat de voorlopige voorziening redelijk is als de schade die de verzoeker wordt toegebracht in het geval van het niet verlenen van de voorziening groter is dan die in het geval van verlening van de voorziening. Ondertussen geldt: hoe meer overtollige onderdelen, hoe redelijker de voorlopige voorziening zal zijn.
In dit geval veroorzaakt de tijdelijke opschorting van het Duitse vonnis om inbreuk te stoppen relatief geringe schade aan Conversant. Daarnaast hebben Chinese banken garanties afgegeven voor Huawei's aanvraag voor gedragsbehoud, wat de belangen van Conversant verder kan beschermen.
(6) Zal de verlening van een bevel tot conservatoir beslag de publieke belangen schaden?
De Chinese rechter moet zich afvragen of het uitvaardigen van een gedragsconserveringsbevel de publieke belangen schaadt. De voorlopige voorziening in deze zaak tast de publieke belangen niet aan.
(7) Houdt het zich aan het beginsel van internationale hoffelijkheid?
De Chinese rechtbank zal de internationale courtoisie in overweging nemen. Met andere woorden, het kan rekening houden met de tijdsvolgorde van de aanvaarding van de zaak, of de jurisdictie over de zaak passend is, en of de impact op het proces en de uitspraak van buitenlandse rechtbanken passend is, enz.
Ten eerste heeft de Chinese rechtbank zaken eerder geaccepteerd dan de Duitse rechtbank. Ten tweede zal de tijdelijke opschorting van de tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis geen invloed hebben op de daaropvolgende Duitse procedure en evenmin afwijken van de rechtsgevolgen van het Duitse vonnis.
2. Standpunt SPC in de heroverwegingsbeslissing
In het verzoek om heroverweging beweerde Conversant dat het door de SPC uitgevaardigde anti-suit injunction de rechten van Conversant onder de Duitse wetgeving had beperkt, wat in strijd was met het beginsel onder de Chinese wetgeving dat de effectieve reikwijdte van rechterlijke beslissingen beperkt is tot het land waar de rechterlijke beslissingen worden genomen. zijn gemaakt; Chinese rechtbanken hadden geen jurisdictie over de procedure en tenuitvoerlegging van een vonnis in Duitsland; de uitspraak bracht ook de internationale rechtsorde in gevaar en maakte het onmogelijk om de uitspraken van buitenlandse rechtbanken ten uitvoer te leggen.
De SPC was van mening dat:
(1) Het door het ABC uitgevaardigde anti-suit injunction behelsde niet de vaststelling van inbreuk op het Europese octrooi die betrokken was bij de Duitse procedure, noch maakte het enige beoordeling van het Duitse vonnis of de tenuitvoerlegging, noch interfereerde het met de inhoudelijke rechterlijke uitspraak en bindende werking van de Duitse procedure. De uitspraak hield dus geen rechtsmacht in over de Duitse procedure.
(2) Het feit dat het door het ABC uitgevaardigde anti-suit injunction de vordering tot tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis in eerste aanleg tijdelijk heeft opgeschort, betekent niet dat de werking van het Duitse vonnis wordt ontkend. De SPC-uitspraak heeft geen invloed gehad op de vervolgprocedure in Duitsland, noch afgeweken van de rechtsgevolgen van de Duitse uitspraak.
(3) De beweringen van Conversant in dit verzoek tot heroverweging waren in tegenspraak met haar eerdere gedragingen. In haar wereldwijde procesactiviteiten heeft Conversant het initiatief genomen om bij buitenlandse rechtbanken een verbod op rechtszaken aan te vragen om bepaalde partijen te verbieden relevante rechtszaken aan te spannen bij Chinese rechtbanken. In termen van het eerdere gedrag van Conversant, leek het verbod op een rechtszaak geen nadelig effect te hebben op de jurisdictie van de Chinese rechtbank en de internationale procesbevel.
Daarnaast heeft SPC er in de heroverwegingsbeslissing specifiek op gewezen dat Huawei en Conversant verwikkeld zijn in wereldwijde rechtszaken over het SEP-licentiegeschil. De SPC heeft de procesrechten en het beschikkingsrecht van beide partijen gerespecteerd op basis van commerciële overwegingen, maar het door de SPC uitgevaardigde verbod op rechtszaken zal ook door beide partijen worden gerespecteerd en gehandhaafd. De partijen mogen op geen enkele manier de uitvoering van het oorspronkelijke bevel ontkennen, omzeilen of belemmeren. Het is met name niet toegestaan om bij de Duitse rechtbank een gerechtelijk bevel te vragen om de uitvoering van het anti-suit bevel van de SPC tegen te gaan, anders zal de Chinese rechtbank sancties opleggen aan dergelijk gedrag, waaronder het opleggen van boetes en detentie van de persoon( s) verantwoordelijke of direct verantwoordelijke(n). Als de zaak een misdrijf vormt, wordt de dader volgens de wet onderzocht op strafrechtelijke aansprakelijkheid.
III. Opmerkingen
In deze zaak heeft de Intellectual Property Court van de SPC het allereerste bevel tot bewaring van gedrag uitgevaardigd als gelijkwaardig aan anti-suit injuncties in China's IP-gerelateerde rechtszaken.
De uitspraak van de zaak verduidelijkt de toepasselijke voorwaarden en factoren voor het behoud van gedrag als gelijkwaardig aan anti-suit injunction, waarin de verdere verbetering van het "anti-suit injunction"-systeem in China wordt onderzocht. Sindsdien hebben Chinese rechtbanken een dergelijke regel in verschillende vergelijkbare gevallen aangenomen.
Voor meer opmerkingen over deze zaak verwijzen wij u naar het artikel geschreven door Sophia Tang, 'Anti-Suit Injury in China: hoffelijkheid, pragmatisme en rechtsstaat' over wetsconflicten. Netto.
Foto door Thanos vriend on Unsplash
Medewerkers: Guodong Du
